Метаморфозы правил выдачи патента
на полезную модель
В.И.СМИРНОВ – патентный поверенный, вице-президент Ассоциации патентоведов
Санкт-Петербурга
Автор считает, что из-за непродуманных действий Роспатента возникла ситуация, практически блокирующая экспертизу полезных моделей, в результате чего к ней теряется интерес у разработчиков. В.И.Смирнов предлагает свой выход из создавшегося положения.
Когда в 1992 г. в российском патентом праве появился такой объект интеллектуальной собственности, как полезная модель, то поначалу он был принят разработчиками с некоторым недоверием. Во-первых, потому, что срок действия его исключительных прав был установлен значительно меньше, чем для изобретений, во-вторых, по нему не проводилась экспертиза по существу, а в качестве охранного документа выдавался не патент, а свидетельство. Это казалось в то время непрестижным, а права на такой объект неубедительными. Свидетельством такого отношения может служить статистика подаваемых в 1990-е гг. заявок. Их на полезные модели было примерно на два порядка меньше, чем на изобретения.
Однако постепенно отношение к полезной модели среди разработчиков и заявителей менялось в лучшую сторону, так как преимущества экспертизы полезной модели перед изобретением были очевидны: ниже требования к критериям патентоспособности, простота и оперативность в получении охранного документа, значительно меньший размер пошлин. К тому же после внесения в 2003 г. изменений в Патентный закон Российской Федерации полезную модель уравняли с изобретением и по форме охранного документа. Учитывая такие преимущества, разработчики часто стали заявлять в качестве полезной модели технические решения, вполне патентоспособные и в качестве изобретений, поскольку сейчас во многих областях техники срок обновления технологий составляет пять – семь лет, что практически адекватно сроку действия полезной модели.
В то же время необходимо заметить, что интерес к получению патента на полезную модель в последние годы был вызван, к сожалению, не только перечисленными выше причинами. Как это ни прискорбно, но негативные стороны и возможности рыночной экономики иногда усваиваются субъектами рынка гораздо быстрее, чем позитивные. Поэтому некоторые не очень законопослушные субъекты стали использовать простоту получения охранного документа на полезную модель (выдача патента на нее осуществлялась по так называемой явочной системе экспертизы) в целях наживы, оформляя патенты на давно известные технические решения и затем оказывая психологическое давление на производителей аналогичной продукции.
Однако получение исключительных прав на полезную модель патентованием уже известных технических решений, на наш взгляд, должно рассматриваться как стремление незаконно монополизировать рынок определенной продукции (пример типичной недобросовестной конкуренции). При этом, разумеется, еще не факт, что в результате получения такого, с позволения сказать, патента, его владелец сможет воспользоваться полученными исключительными правами, так как патент согласно Патентному закону можно оспорить в течение всего срока его действия. Однако такое оспаривание – процедура хлопотная, затратная и длительная, а примеры срабатывания психологической функции подобных «контрафактных» патентов в российской практике уже есть и даже получили название «патентный рэкет».
Долгое время Роспатент пытался не замечать отрицательных причин роста числа заявок на полезные модели и связанных с этим коллизий, о чем свидетельствуют как изменения, внесенные в 2003 г. в Патентный закон, так и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель»* (далее – Правила), в которых изменения по сравнению с ранее действовавшими Правилами были внесены только в соответствии с принятыми изменениями в самом Законе.
* Патенты и лицензии. 2005. № 12. С. 47.
Однако, когда чаша терпения у судебных органов от исков по полезным моделям переполнилась, а примеры полукриминального использования патентов на полезную модель стали цитироваться на заседаниях Государственной Думы, Роспатенту пришлось как-то реагировать на сложившуюся ситуацию. И вот в 2005 г. появились Временные методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей* (далее – Временные рекомендации). В них Роспатент, во-первых, во многом пересмотрел собственное отношение к выдаче патента на полезную модель, а во-вторых, «слегка» подкорректировал требования Патентного закона, что незаконно, даже под предлогом повышения требовательности к оформлению документов заявки.
Первым внимание на сложившуюся ситуацию обратил В.Ю.Джемаркян**, указав, что, опираясь на данный документ, ФИПС стал выносить решения по заявкам на полезные модели, явно противоречащие действующему законодательству. В качестве негативного примера В.Ю.Джермакян привел отрицательное решение по заявке на полезную модель, выданное ФИПС и опротестованное затем в Палате по патентным спорам (далее – ППС).
** Джермакян В.Ю. Экспертиза полезных моделей: стоит задуматься//Там же. 2006. № 8. С. 12.
В ответной статье заместитель директора ФИПС Н.В.Киреева***, вынужденная согласиться с некоторыми замечаниями В.Ю.Джермакяна, попыталась доказать, что Временные рекомендации не противоречат действующему законодательству. Однако доводы Н.В.Киреевой, а также аналогичные утверждения, приведенные в другой статье специалистов отдела полезных моделей ФИПС****, на наш взгляд, неубедительны и противоречивы. Чтобы это доказать, достаточно сравнить их утверждения, например, с постатейным Комментарием к Патентному закону Российской Федерации*****, разработанным ведущими специалистами Роспатента.
*** Киреева Н.В. Экспертиза полезных моделей: новый подход//Патенты и лицензии. 2006. № 10. С. 15.
**** Митюшкина И.В., Абрамова И.П. Экспертиза заявки на полезную модель//Патенты и лицензии. 2006. № 5. С. 17.
***** Корчагин А.Д. и др. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: изд-во «Компания «Димитрейд график групп», 2004.
Для начала заметим, что один постулат, приведенный в статье Н.В.Киреевой для обоснования необходимости принятия Временных рекомендаций, на наш взгляд, чересчур кощунственен для ведущего специалиста Роспатента: «До начала преобразований (видимо, до принятия Временных рекомендаций) институт правовой охраны полезной модели … (ни много, ни мало – В.С.) способствовал недобросовестной конкуренции»!!! (Как тут не вспомнить унтер-офицерскую вдову Н.В.Гоголя?).
В качестве другого постулата Н.В.Киреева утверждает, что «в ст. 23 действующей редакции Закона экспертиза заявки на полезную модель уже не определяется как формальная», что, видимо, и дает право ФИПС, используя Временные рекомендации, проводить экспертизу заявок на полезные модели не только по формальным признакам, указанным в измененном Патентном законе и в принятыми в соответствии с ним Правилами.
В то же время вышеназванный Комментарий, поясняя ст. 5 Патентного закона, говорит иное: «Новая же формулировка (определения полезной модели), хотя и говорит о том, когда полезная модель может быть признана соответствующей условиям патентоспособности, не указывая это соответствие в качестве условия предоставления правовой охраны, что полностью согласуется с вытекающим из ст. 23 «явочным» принципом выдачи патентов на полезную модель. Полезная модель может быть признана или не признана соответствующей условиям патентоспособности только в результате рассмотрения возражения против выдачи патента в ППС или оспаривания решения ППС в судебном порядке» (выделено мною – В.С.).
То же самое говорится в Комментарии к ст. 23 по поводу проведения экспертизы полезной модели: «Основная особенность по сравнению с формальной экспертизой заявки на изобретение заключается в том, что дополнительно проверяется, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели согласно ст. 5 (и только), однако при этом не проверяется соответствие условиям патентоспособности, предусмотренным этой статьей».
Таким образом, Комментарий ясно указывает, что измененный Патентный закон не предусматривает никакой иной экспертизы полезной модели, кроме формальной. А патентоспособность полезной модели может быть установлена только в результате рассмотрения соответствующего иска, то есть согласно Комментарию измененный Патентный закон оставил для полезной модели явочную систему экспертизу.
В связи с тем, что при сравнении указанных документов выявлено столь противоречащие друг другу комментарии требований одного и того же Закона, данные разными ведущими специалистами Роспатента, до вступления в силу четвертой части ГК РФ патентное ведомство, по нашему мнению, должно дезавуировать один из документов: или указанный Комментарий, или Временные рекомендации.
Представляется, что дезавуировать необходимо Временные рекомендации, ибо их принятие выглядит, во-первых, паллиативом, а, во-вторых, поспешным и непродуманным решением, которое только увеличит число конфликтов между заявителями и Роспатентом и неоправданно повысит трудоемкость проведения экспертизы полезных моделей. При этом привлекательность полезной модели во многом уменьшится за счет снижения оперативности выдачи на нее охранного документа. Так, автору известны многие случаи, когда после выхода Временных рекомендаций экспертиза полезной модели продолжалась более года, причем запросы экспертизы явно превышали требования, указанные в разделе 5 Временных рекомендаций и в статье Н.В.Киреевой.
Чтобы разобраться в сущности «усиленной» принятием Временных рекомендаций экспертизы заявок на полезную модель, надо, на наш взгляд, оставить в стороне вопросы проверки единства, технического характера заявленного решения, приоритета, существенности признаков, которым уделяют внимание эти рекомендации. Все эти вопросы должны решаться в рамках совершенствования общих методических подходов экспертизы. В то же время очевидно, что такая «усиленная» экспертиза заявок на полезные модели никак не направлена на решение задачи, которая подвигла Роспатент принять Временные рекомендации и прописана в статье Н.В.Киреевой, а именно: уменьшить появление охраняемых полезных моделей, представляющих собой давно известные устройства, так как без проведения информационного поиска все равно невозможно представить доказательную базу известности технического решения, заявленного в качестве полезной модели.
Наверно, Роспатенту в этой ситуации в конце концов придется принимать решение по устранению возникшей коллизии. Хотя в Роспатенте часто считают ниже своего достоинства прислушиваться к мнению практикующих специалистов, однако, пользуясь предложением Н.В.Киреевой не только поучаствовать в дискуссии, но и дать свои предложения, рискну предложить вариант разрешения возникшей ситуации «малой кровью». Любой закон, регулирующий правоотношения между субъектами рынка и предоставляющий определенные права (в данном случае правообладателю полезной модели), должен одновременно обеспечивать не только охрану его прав, но и интересов общества (третьих лиц), например, возложением на правообладателя соответствующих обязанностей. Здесь уместно вспомнить, что первая редакция Патентного закона содержала оговорку о том, что охранный документ на полезную модель выдается под ответственность заявителя и без гарантии действительности (об этом упоминала и Н.В.Киреева).
Следует заметить, что подобную оговорку содержат законодательства практически всех стран, выдающих патенты по явочной системе экспертизы. Но в измененном в 2003 г. российском Патентном законе вместо того, чтобы дополнительно указать и пределы такой ответственности, эту оговорку просто опустили, видимо, не особенно задумываясь о последствиях ее изъятия. Кроме того, если выдача патента на полезную модель в дальнейшем будет осуществляться по-прежнему без экспертизы по существу, напрашивается необходимость уравновесить право патентообладателя полезной модели на претензии к производителю, выпускающему аналогичную продукцию, например, обязанностью патентообладателя предоставлять при этом доказательство соответствия его полезной модели критериям патентоспособности. С учетом сказанного и не лишая полезную модель ее действительных преимуществ по сравнению с изобретением, Роспатенту необходимо, на наш взгляд, дезавуировав Временные рекомендации, подготовить перечень необходимых изменений в Патентный закон (четвертую часть ГК). Например, таких, как:
в ст. 23 вернуться к оговорке, что «патент на полезную модель выдается под ответственность заявителя» с отсылкой, например, к Закону о конкуренции по пределам такой ответственности;
четвертый абзац ст. 31 дополнить словами: «иск на полезную модель принимается после проведения истцом информационного поиска согласно п. 3 ст. 23 Патентного закона РФ».
Однако, учитывая длительность принятия изменений к любому закону, Роспатенту в целях оперативности можно обратиться, например, в Высший арбитражный суд и Верховный суд Российской Федерации с предложением временно принять совместное решение об обязательном проведении истцом информационного поиска по полезной модели до внесения указанных изменений в четвертую часть ГК.
